State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. -State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.

State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc.
Печать Апелляционного суда США по федеральному округу.svg
корт Апелляционный суд Федерального округа США
Полное название дела STATE STREET BANK & TRUST CO., Истец-апеллянт, против SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., Ответчик-апеллянт
Приняли решение 23 июля 1998 г.
Цитата (и) 149 F.3d 1368
История болезни
Предварительные действия Вывод в пользу истца, 927 F. Supp. 502 , 38 USPQ2d 1530 ( D. Mass. 1996) (признание патента США № 5,193,056 недействительным из-за отсутствия предмета закона)
Держа
Заявление имеет право на защиту патентом в Соединенных Штатах, если оно связано с некоторым практическим применением и дает полезный, конкретный и ощутимый результат.
Членство в суде
Судья (а) сидит Окружные судьи Рич, Плагер и Брайсон
Мнения по делу
Большинство Богатый
Применяемые законы
35 USC  § 101

State Street Bank and Trust Company против Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), также именуемой State Street или State Street Bank , было решениемАпелляционного суда Соединенных Штатовв 1998 году.для Федерального округаопатентоспособности методов ведения бизнеса. State Streetна какое-то время установил принцип, согласно которому заявленноеизобретениеимеет право на охрану патентом в Соединенных Штатах, если оно имеет какое-то практическое применение, и, по словаммненияState Street, «оно дает полезный, конкретный и ощутимый результат. . "

Однако с решением Федерального округа 2008 г. In re Bilski испытание на полезность, конкретность и осязаемость было отменено. По мнению Федерального округа Билски , «запрос о« полезном, конкретном и осязаемом результате »неадекватен», и части решения State Street, основанные на этом запросе, больше не имеют силы в соответствии с патентным законодательством США. Верховный суд подтвердил решение Федерального округа в Билский v. Kappos .

Задний план

9 марта 1993 г. компании Signature Financial Group, Inc. был выдан патент США 5 193 056, озаглавленный «Система обработки данных для конфигурации Hub и Spoke Financial Services». «Спицами» были паевые инвестиционные фонды, которые объединяли свои активы в центральном «хабе». Когда это делается в связи с определенными ежедневными процедурами бухгалтерского учета в соответствии с правилами Службы внутренних доходов (IRS), прибыль передается акционерам для целей налогообложения без предварительного уплаты корпоративного подоходного налога, как в противном случае. Процедуры настолько сложны, что они не могут быть выполнены в пределах временного интервала, установленного правилами IRS, без использования запрограммированного цифрового компьютера.

Было указано, что патентная заявка включает средства для выполнения шагов, которые являются требованиями, указанными в правилах Налоговой службы для избежания налогов с партнерства. Эта диаграмма показывает, как формулировка патентной формулы соответствует налоговому законодательству и правилам США. Таким образом, патент фактически соответствует налоговому законодательству США.

Как элементы формулы изобретения соответствуют положениям налогового законодательства США, применимого к налоговым системам Hub & Spokes
Патент Налоговое законодательство
1. Система обработки данных для управления конфигурацией финансовых услуг портфеля, созданного как партнерство, каждый партнер является одним из множества фондов, включая:

(а) средства компьютерного процессора для обработки данных;

(b) средство хранения для хранения данных на носителе данных;

(c) первое средство для инициализации носителя данных;

[Эта часть пункта 1 формулы изобретения направлена ​​на установку компьютерной системы для обработки данных и получение доступа к источнику данных для хранения, подлежащих обработке на компьютере.]
[Эти положения IRC устанавливают основу для учета дохода партнерства, дающего право на сквозной режим. Термины, выделенные курсивом, относятся к последующим положениям и соответствующему языку формулы изобретения.] 26 USC § 706 (d) (2) (A): [I] если в течение налогового года партнерства произошло изменение доли любого партнера в партнерстве, ...

Распределительная доля каждого партнера в любой распределяемой кассовой основе должна определяться: (i) путем распределения соответствующей части такой статьи на каждый день периода, к которому она относится, и (ii) путем распределения части, назначенной на любой такой день, между партнеры пропорционально их интересам в партнерстве на момент закрытия этого дня.


я

Рег. 1,704-1 (b) (2) (iv): (a): Если иное не предусмотрено в пункте (b) (2) (ii) (i) настоящего раздела, и распределение дохода, прибыли, убытка или вычета не будет иметь экономического эффекта в соответствии с параграфом (b) (2) (ii) (i) этого раздела и не будет считаться соответствующим интересам партнера в партнерстве согласно параграфу (b) (4) настоящего раздела [ т.е. иметь право на сквозной режим партнерства] , за исключением случаев, когда счета движения капитала партнеров определяются и ведутся в течение всего срока партнерства [то есть ежедневно] в соответствии с правилами учета капитала в этом параграфе (b) (2) (iv).

(d) второе средство для обработки данных об активах в портфеле и каждом из фондов за предыдущий день, а также данных, касающихся увеличения или уменьшения каждого из фондов, активов и для распределения процентной доли, которую каждый фонд держит в портфеле; ... (b) (2) (iv): [T] счета операций с капиталом партнеров будут считаться определенными и поддержанными в соответствии с правилами этого параграфа (b) (2) (iv), если и только если, счет капитала каждого партнера: ...

увеличивается на (1) сумму денег, внесенную им в товарищество ... и уменьшается на (4) сумму денег, распределенную ему товариществом

(e) третье средство для обработки данных о ежедневных дополнительных доходах, расходах и чистой реализованной прибыли или убытке для портфеля и для распределения таких данных между каждым фондом; увеличивается на (3) отчисления на прибыль партнерства ... и уменьшаются на (6) отчисления ему расходов партнерства ... и (7) отчисления убытков партнерства
(f) четвертое средство для обработки данных о ежедневной чистой нереализованной прибыли или убытке для портфеля и для распределения таких данных между каждым фондом; и IRS Рег. 1.704-1 (f): Соглашение о партнерстве может, при наступлении определенных событий, увеличивать или уменьшать счета операций с капиталом партнеров, чтобы отразить переоценку имущества товарищества ... Счета операций с капиталом, скорректированные таким образом, не будут считаться определенными и поддерживаются в соответствии с правилами, если этот параграф (b) (2) (iv), если --...


(2) Корректировки отражают способ, которым нереализованный доход, прибыль, убыток, вычет, присущие такому имуществу (которые ранее не отражались в счетах движения капитала), были бы распределены между партнерами, если бы имело место налогооблагаемое отчуждение такого имущества. по такой справедливой рыночной стоимости на эту дату.

(g) пятое средство для обработки данных относительно совокупного дохода, расходов на конец года, а также прироста или убытка капитала для портфеля и каждого из фондов. 26 USC § 706 (d) (1): [I] f в течение любого налогового года партнеров происходит изменение доли участия любого партнера в партнерстве, распределительной доли каждого партнера в любой статье дохода, прибыли, убытка, вычета, или кредит партнерства за такой налоговый год должен определяться с использованием любого метода, предписанного Секретарем нормативными актами, которые учитывают различные интересы партнеров в партнерстве в течение такого налогового года.

Мнение Федерального округа

Районный суд признал патент недействительным в отношении неурегулированного вопроса. Федеральный округ, однако, изменил свое мнение, за которым последовал большой рост выдачи патентов на бизнес-методы и программное обеспечение. Федеральный округ заявил:

[T] преобразование данных, представляющих дискретные суммы в долларах, с помощью машины посредством серии математических вычислений в окончательную цену акции, представляет собой практическое применение математического алгоритма, формулы или расчета, поскольку оно дает «полезный, конкретный и ощутимый результат »- окончательная цена акции, которая на данный момент фиксируется для целей учета и отчетности и даже принимается и на которую полагаются регулирующие органы и в последующих торгах.

В то время и в течение следующего десятилетия это постановление многие сочли важным, поскольку ранее считалось, что «методы ведения бизнеса» не соответствуют критериям получения патентов. Например, в деле Hotel Security Checking Co. против Lorraine Co. Второй судебный округ постановил, что система бухгалтерского учета, предотвращающая кражу официантами платежей клиентов за обед, не может быть запатентована. В деле Джозеф Э. Сиграм и сыновья против Марзелла DC Circuit постановила, что патент на «слепое тестирование» смесей виски на предмет предпочтений потребителей будет «серьезным ограничением для прогресса науки и промышленности» и поэтому в нем следует отказать.

Федеральный округ отклонил эту точку зрения в своем заключении State Street Bank :

Исключения бизнес - метод никогда не вызывается этим судом, или АЦЦП , чтобы считать изобретение непатентоспособным. Применению этого конкретного исключения всегда предшествовало постановление, основанное на некоторой более четкой концепции Раздела 35 или, что более часто, применение исключения абстрактной идеи, основанное на поиске математического алгоритма.

Федеральный округ счел неуместным делать еще одно исключение из принципа, согласно которому «все, что сделано человеком под солнцем, может быть запатентовано». Соответственно, Федеральный округ применил этот принцип ко всем методам ведения бизнеса, которые «приносят полезный, конкретный и ощутимый результат».

Последствия

Анализ GAO данных PTO в США, показывающий количество патентов на программное обеспечение и непрограммное обеспечение, выданных ежегодно с 1991 по 2011 год

State Street Bank мнение привело к значительному увеличению патентов на методы ведения бизнеса и программного обеспечения. В 1991 г. патенты, связанные с программным обеспечением, составляли около 20% от общего числа патентов за год; к 2011 году они составляли около 50 процентов. Абсолютное количество патентов на программы выросло с 25 000 до 125 000 в год за этот период. На прилагаемом графике показан анализ таких данных GAO .

Судебная критика

В мае 2006 года судья Кеннеди из Верховного суда США в своем совпадающем мнении по делу eBay прокомментировал, что «растущее число» патентов на бизнес-методы «потенциально нечетко и сомнительно». К нему присоединились судьи Стивенс, Соутер и Брейер.

В июне 2006 года суд отклонил истребование дела в LabCorp v. Метаболит, Inc. . Федеральный округ вынес решение по делу на основании прецедента State Street . Три судьи (Брейер, Дж., К которым присоединились Стивенс и Соутер, Дж. Дж.) Выразили несогласие с увольнением, утверждая, что Федеральный округ вынес решение по делу LabCorp на основании ошибочного юридического критерия «полезный, конкретный и ощутимый результат», провозглашенного в штате Уличный случай. Это было юридическим тестом, утверждало инакомыслящее, в соответствии с которым патенты, на которые Верховный суд признал неприемлемыми, будут считаться патентоспособными, ссылаясь в качестве примеров на О'Рейли против Морса , Готтшалк против Бенсона и Паркер против Флока . Поэтому Суд должен вынести решение по делу, утверждали несогласные судьи, чтобы «уменьшить правовую неопределенность в этой области, затрагивающую значительное количество патентных требований».

Бильски

В 2008 году в In re Bilski Федеральный округ решил пересмотреть State Street en banc . В своем постановлении суд перечислил в качестве одного из вопросов, которые должны быть проинформированы заявителем, PTO и amici curiae, было следующее: «Следует ли суду пересмотреть решение State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. , 149. F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) ... в котором суд постановил, что методы ведения бизнеса могут быть запатентованы, и следует ли отменять это дело в каком-либо отношении ".

В заключении en banc, вынесенном позже судом, он отказался от проверки «полезный-конкретный-ощутимый результат» (UCTR), заявленной на State Street , но не полностью отменил State Street . Суд сказал , что тест UCTR «недостаточно , чтобы определить , является ли требование патента право в соответствии с § 101,» и «недостаточно» , и он подтвердил , что « испытание машины или преображение изложенного Верховного суда является надлежащее тест на применение "вместо этого. Что касается Стейт-стрит , суд заявил, что « не следует больше полагаться на те части нашего мнения на Стейт-стрит , которые основаны на анализе« полезного, конкретного и осязаемого результата »».

По мнению большинства Федерального округа, методы ведения бизнеса категорически не подходят для патентования. Судьи Майер и Дайк согласились с большинством в том, что заявка на выдачу патента Билски должна быть отклонена, но утверждали, что надлежащим основанием для принятия решения является то, что методы ведения бизнеса не могут быть запатентованы при правильном толковании закона.

В своем особом мнении в In re Bilski судья федерального округа Майер заявил: «Неудивительно, что State Street и ее детище вызвали громовой хор критики», и он собрал цитаты из поддерживающих властей. Он процитировал один источник в заявлении: «Недавнее одобрение Федеральным округом патентной защиты методов ведения коммерческой деятельности настолько радикальное отклонение от прецедента, что вызывает поиск его оправдания», а другой - в связи с этим: «Назвать [следующую ситуацию Стейт-стрит ] огорчение - это преуменьшение. Консенсус ... кажется, заключается в том, что патенты не должны выдаваться на новые методы ведения бизнеса ".

Верховный суд подтвердил решение о неприемлемости патента в деле Bilski v. Kappos . Он не одобрил использование теста «машина или трансформация» в качестве единственного теста, но сказал, что это всего лишь «полезный ключ» к определению. Большинство Суда также отказалось признать методы ведения бизнеса неприемлемыми. Однако четыре судьи - судья Стивенс, согласный с этим, к которому присоединились судьи Брейер, Гинзбург и Сотомайор, - признали бы все методы ведения бизнеса неприемлемыми на основании исторического фона статьи о патентах Конституции. В отдельном совпадающем мнении судьи Брейера он перечислил пункты, по которым Суд единогласно согласился. Один момент заключался в том, что дело State Street Bank не было правильной формулировкой закона.

Мэйо и Алиса

Последующие решения Верховного суда по делу Мэйо против Прометея и Элис против банка CLS расширились на Билски и существенно уничтожили Стейт-стрит . Эти решения устанавливали двухэтапное расследование, в ходе которого, во-первых, суд должен выяснить, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею или естественный принцип; если да, то следует второй этап, на котором суд должен определить, реализует ли заявленное изобретение абстрактную идею изобретательно или вместо этого просто рутинным или обычным образом. Если реализация или применение абстрактной идеи не воплощает «изобретательскую концепцию», заявленное изобретение не имеет права на получение патента. (Эти концепции объясняются далее в статьях по делам Мэйо и Элис .) В соответствии с этим тестом патент на State Street будет недействительным.

Алиса, в частности, считает, что общая компьютерная реализация абстрактной идеи не имеет права на патент. В деле Алисы Верховный суд постановил, что связанное с программным обеспечением изобретение в существующей деловой процедуре не может быть защищено от недопустимости патента и может быть предоставлено патентоспособным, просто сказав: «Сделайте это с помощью компьютера». Вместо этого было бы необходимо реализовать процедуру изобретательно. Это решение, по-видимому, отменило субсидию на State Street , как того требует инакомыслие eBay .

События после решения Алисы

После решения Алисы многие патенты на бизнес-методы, выданные в результате решения State Street, были признаны недействительными. Один комментатор свел статистические данные за июнь 2015 года. Он обнаружил, что Федеральный округ признал недействительными более 90 процентов, а окружные суды признали недействительными более 70 процентов.

В одном из этих решений окружного суда федеральный окружной судья Брайсон , назначенный на должность окружного судьи, назвал эти патенты на бизнес-методы неинтересными и просто «надуманным» повторением «методов выполнения обычной бизнес-функции» без какого-либо описания » любой новый способ выполнения этой функции "кроме слов" сделай это с помощью компьютера ":

Короче говоря, такие патенты, хотя часто и прикрываются жаргоном изобретательности, просто описывают проблему, объявляют чисто функциональные шаги, которые призваны решить проблему, и перечисляют стандартные компьютерные операции для выполнения некоторых из этих шагов. Главный недостаток этих патентов состоит в том, что они не содержат «изобретательской концепции», которая решает практические проблемы и гарантирует, что патент направлен на нечто «значительно большее, чем» сама неприемлемая абстрактная идея. Как таковые, они представляют собой не что иное, как функциональное описание задач, а не изобретательские решения. Кроме того, поскольку они описывают заявленные методы с функциональной точки зрения, они предотвращают любые последующие конкретные решения рассматриваемой проблемы.

Смотрите также

Ссылки

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook
. См. Страницу обсуждения этой статьи.

внешние ссылки