In re Bilski -In re Bilski

In re Bilski
US-CourtOfAppeals-FederalCircuit-Seal.svg
Суд Апелляционный суд Федерального округа США
Полное название дела В отношении Бернарда Л. Бильски и Рэнда А. Варшава
Утверждал 8 мая 2008 г.
Решил 30 октября 2008 г.
Цитата (и) 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385
История болезни
Предварительные действия Претензии отклонены, Ex parte Bilski ( BPAI, 2006), подана апелляция в CAFC, на слушании в банке вынесено решение sua sponte .
Последующие действия Bilski v. Kappos , 561 US ___ (2010) (Aff'd, Machine or Transformation test не единственный тест для патентоспособного объекта)
Держа
На тест State Street на «полезный, конкретный и осязаемый результат» больше полагаться не приходится. Заявление о способе, безусловно, является патентоспособным объектом, если (1) оно привязано к конкретной машине или устройству или (2) преобразует конкретное изделие в другое состояние или предмет. Подтверждено BPAI.
Членство в суде
Судья (а) сидит En banc Court : Главный судья Поль Редмонд Мишель ; Окружные судьи Полин Ньюман , Холдейн Роберт Майер , Алан Дэвид Лори , Рэндалл Рэй Рейдер , Элвин Энтони Шалл , Уильям Кертис Брайсон , Артур Дж. Гаджарса , Ричард Линн , Тимоти Б. Дайк , Шэрон Прост и Кимберли Энн Мур
Мнения по делу
Большинство Мишель, к которому присоединились Лурье, Шалл, Брайсон, Гаджарса, Линн, Дайк, Прост и Мур
Совпадение Дайк, к которому присоединилась Линн
Несогласие Новичок
Несогласие Mayer
Несогласие Рейдер
Применяемые законы
35 USC  § 101

In re Bilski , 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008), было единым решением Апелляционного суда Соединенных Штатов для Федерального округа (CAFC) о патентовании требований к методам , в частности к бизнес-методам. . Федеральный окружной суд подтвердил отклонение патентных требований, связанных с методом хеджирования рисков при торговле сырьевыми товарами. Суд также подтвердил испытание машины или-преобразование , как в (значение единственного ) применимом тест на патентования право предмета , и заявилчто испытания в State Street Bank v. Signature Financial Group больше не должны полагаться.

Верховный суд Соединенных Штатов вынес заключение по апелляции (как Bilski против Kappos ) , который подтвердил решение о CAFC, но пересмотренный многих аспектах решения CAFC в. В своем решении , вынесенном 28 июня 2010 г., Верховный суд отклонил тест «машина или преобразование» как единственный критерий правомочности процесса патентования на основе интерпретации формулировки § 101. Однако большинство высоко оценило для заключений Федерального округа, в котором говорится, что «изучающим патентное право было бы хорошо посоветовать изучить эти научные мнения».

Предпосылки и предыдущая история

Заявители (Бернард Л. Билски и Рэнд Варшава) подали заявку на патент (10 апреля 1997 г.) на метод хеджирования рисков при торговле сырьевыми товарами через систему фиксированных счетов . Такие патентные формулы часто называют претензиями бизнес-методов .

Серийный номер заявки на патент - 08/833 892. Текст доступен на веб-сайте USPTO. В заявке на патент описывается метод предоставления потребителям контракта на электроэнергию с фиксированным счетом . Согласно контрактам на электроэнергию с фиксированным счетом, потребители платят ежемесячную плату за свое будущее потребление энергии до наступления зимы, исходя из своего прошлого потребления энергии. Ежемесячные цены остаются неизменными независимо от того, сколько энергии они затем используют. Таким образом, потребители экономят деньги по сравнению с другими, если, например, данная зима необычно холодная и они используют необычно большое количество энергии для отопления. С другой стороны, потребители платят больше, чем другие, если зима необычно теплая и их потребление энергии ниже среднего.

Пункт 1 формулы патентной заявки заявляет о трехэтапном способе для брокера хеджирования рисков для покупателя-пользователя входящего продукта или услуги (называемого товаром). Например, электростанция может быть покупателем и пользователем угля, который она покупает у угледобывающих компаний (производителей-продавцов) и использует для производства электроэнергии. Электростанция может стремиться защитить себя от повышательных изменений цен на уголь, участвуя в сделках «хеджирования». Риск можно количественно выразить в долларах (так называемая «позиция риска»). Таким образом, если покупатель-пользователь использует 1000 тонн угля в данный период, а потенциальный скачок цен составляет 10 долларов за тонну, общая позиция риска покупатель-пользователь за этот период составляет 1000 × 10 долларов или 10 000 долларов.

Заявленный процесс состоит из следующих этапов (упрощенных для облегчения чтения):

  1. инициирование серии сделок купли-продажи или опционов между брокером и пользователями-покупателями, посредством которых пользователи-покупатели покупают товар по первой фиксированной ставке, основанной на исторических уровнях цен;
  2. выявление производителей-продавцов товара; а также
  3. инициирование серии сделок купли-продажи или опционов между брокером и производителями-продавцами по второй фиксированной ставке, так что соответствующие позиции риска покупателей и продавцов уравновешиваются.

Патентный эксперт отклонил все 11 пунктов формулы изобретения на том основании, что «изобретение не реализовано на конкретном устройстве, а просто манипулирует [] абстрактной идеей и решает чисто математическую задачу без каких-либо ограничений для практического применения, поэтому изобретение является не направлено на технологическое искусство ".

Заявители подали апелляцию в Совет по патентным апелляциям и вмешательствам (BPAI), который подтвердил отказ, хотя и по другим основаниям. Совет постановил, что экзаменатор допустил ошибку в той степени, в которой он полагался на тест «технологического искусства», потому что прецедентное право не поддерживает такой тест. Кроме того, Совет постановил, что требование о конкретном аппарате также было ошибочным, потому что в заявлении, в котором не упоминается конкретный аппарат, все же может быть указано на патентоспособный объект ", если происходит преобразование физического объекта из одного состояния в другое. . " Совет пришел к выводу, что претензии заявителей не связаны с какими-либо патентными преобразованиями, считая, что преобразование «нефизических финансовых рисков и юридических обязательств поставщика товаров, потребителя и участников рынка» не является патентоспособным предметом. Совет также постановил, что претензии заявителей «предотвращают [] любые и все возможные способы выполнения этапов [заявленного процесса] человеком или любым видом машины или любой их комбинацией», и, таким образом, пришел к выводу, что они только заявляют абстрактная идея, не подлежащая патентной защите. Наконец, Совет постановил, что заявленный процесс заявителей не дал «полезного, конкретного и осязаемого результата» и по этой причине также не был привлечен к патентоспособному объекту.

Заявители обжаловали отказ в Федеральном округе. Дело рассматривалось в коллегии суда 1 октября 2007 г. Затем суд назначил повторное слушание дела sua sponte , которое состоялось 8 мая 2008 г. Федеральный округ вынес свое решение 30 октября 2008 г.

Мнение большинства

В полном составе федерального округа оставил в силе отказ, 9-3. По мнению большинства, главный судья Пол Редмонд Мишель охарактеризовал вопрос, является ли заявленный метод приемлемым для патентования «процессом», поскольку в патентном статуте (35 USC § 101) используется этот термин. Суд пояснил, что хотя любая серия действий или операций является процессом в словарном смысле этого термина, Верховный суд постановил, что установленное законом значение уже, чем словарное значение, которое «исключает чисто буквальное прочтение». Патентованные процессы не включают «законы природы, природные явления [или] абстрактные идеи». Ограничительный правовой принцип применяется не только к процессам, но и ко всему, на что испрашивается патент. Трилогия решений Верховного суда о приемлемости патентов, принятых примерно три десятилетия назад, учила: «Явления природы, хотя и только что обнаруженные, психические процессы и абстрактные интеллектуальные концепции не подлежат патентованию, поскольку они являются основными инструментами научно-технической работы. . " Таким образом, вопрос заключался в том, подпадал ли процесс Билски под какую-либо из запрещенных категорий (то есть был ли претензия к «принципу»), и лежащий в основе правовой вопрос заключался в том, какие правовые тесты или критерии должны определять это определение, когда претензия направлена ​​на принцип.

Суд пришел к выводу, что предыдущие решения Верховного суда имели ограниченную полезность в качестве руководства, поскольку они представляли полярные дела в спектре абстракции и конкретности. Тем не менее, из них можно извлечь юридический тест: «Заявленный процесс, безусловно, имеет право на патент согласно § 101, если: (1) он привязан к определенной машине или аппарату, или (2) он преобразует конкретное изделие в другое. состояние или вещь ". Мало того, что патент Приемлемость трилогия ( Benson , Flook и Diehr ) поддерживают этот тест, суд объяснил, но так же было ранее прецеденты Верховного суда датируемые хорошо в 19 - м веке.

Затем суд рассмотрел вопрос о том, следует ли считать этот тест с двумя ветвями всеобъемлющим, то есть устанавливающим обязательные условия права на получение патента. Он пришел к выводу, что ответ был утвердительным, хотя большая часть формулировок трилогии Верховного суда о приемлемости патентов была более сдержанной.

Федеральный округ размещен большой вес на использовании определенного артикля в ряде заявлений Верховного суда , что преобразование и использование конкретной машины при условии « на ключ к патентоспособности претензии процесса.» В то же время суд не придал значения тому факту, что суд Бенсона не принял довод властей Российской Федерации о том, что прецедентное право «не может быть рационализировано иначе».

Федеральный округ заметил, что существуют два предостережения относительно испытания машины трансформации: (1) ограничение области использования недостаточно, чтобы избежать запрета на упреждение, как прямо заявил Флок; и (2) обычная или очевидная «незначительная деятельность после решения проблемы» не делает то, что в противном случае является заявлением о принципиальном патенте (снова ссылаясь на Flook ). Суд добавил, что незначительные действия перед принятием решения (например, сбор данных) также неэффективны и, следовательно, также являются незначительным шагом в середине процесса (например, запись результата).

Затем суд отклонил другие предложенные тесты на соответствие патенту, которые предлагались со времен трилогии о Верховном суде. В нескольких решениях комиссии Федерального округа было указано, что процесс имеет право на получение патента, если он дает «полезный, конкретный и осязаемый результат» - например, преобразование финансовых данных из одной формы в другую. Так, в деле State Street Bank против Signature Financial Group суд оставил в силе патент на схему уклонения от уплаты налогов в соответствии с этим стандартом. Суд теперь признал, что этот тест является «неадекватным», как уже было заявлено в несовпадающем мнении Верховного суда, и поэтому отказался от формулировок, отрицая, что Федеральный округ когда-либо «намеревался заменить тест Верховного суда». Однако суд прямо не постановил, что Стейт-стрит должна быть отменена: он просто опустил сноску, в которой говорилось, что «те части нашего мнения на Стейт-стрит и AT&T, которые полагаются исключительно на анализ« полезного, конкретного и осязаемого результата », больше не должны можно положиться ".

Затем суд обратился к тесту на «технологические искусства» (патентоспособный прогресс должен быть «технологическим» по своей природе) и отклонил его по нескольким причинам: значения «технологического искусства» и «технологии» спорны и неоднозначны. Ни один суд никогда не принимал этот тест. Суд настаивал на том, что тест технологического искусства не является эквивалентом или «ярлыком», который можно использовать вместо теста машины трансформации. «Скорее всего, тест« машина или трансформация »является единственным применимым тестом и должен применяться в свете указаний Верховного суда и этого суда при оценке патентоспособности процессуальных требований».

С другой стороны, суд отказался принять критерий, запрещающий методы ведения бизнеса, подпадающие под эту рубрику, иметь право на получение патента. Кроме того , в то время как суд заявил , что испытание машины или преображение было применимый тест, Верховный суд в Бенсон заявил , что может иметь место случаи , когда утверждают , что проваливает «требования [его] предыдущие прецеденты» все еще может тем не менее быть патентоспособный объект. Бенсон , 409 США, 71 год. Точно так же нельзя категорически исключать программное обеспечение. Суд также заявил, что будущие события могут изменить статус или применение теста.

Метод Билского

Вернувшись, наконец, к методу Билски, суд признал его неприемлемым для выдачи патентов. Во-первых, суд заявил, что Билски не утверждал, что в отклоненных исках упоминалась какая-то конкретная или «конкретная» машина, поэтому суд счел ненужным решать какие-либо вопросы, относящиеся к ветви теста, касающейся машинной реализации. «Мы оставляем на будущее разработку точных контуров реализации машины, а также ответы на конкретные вопросы, например, достаточно ли произнесения информации о компьютере, чтобы связать запрос процесса с конкретной машиной». Во-вторых, суд обратился к переводу статей из одного положения в другое. Что такое «статья»? Бенсон ясно дал понять, что дубление кож, плавление руды и вулканизация резины - все это примеры преобразования изделий. Это соответствовало тесту на трансформацию, как это сформулировали PTO и некоторые amici curiae : одна физическая субстанция превращается во вторую физическую субстанцию. Но как насчет электронных сигналов и данных, обрабатываемых электронным способом? Или даже более абстрактные конструкции, такие как юридические обязательства, о которых идет речь в деле Билски ? Прецеденты Верховного суда не касались таких образований.

Однако некоторые решения Федерального округа допускали некоторые преобразования сигналов и данных, подлежащие патентованию. Например, решение Абеле утвердило зависимый иск в отношении метода преобразования данных ослабления рентгеновских лучей, полученных в поле XY с помощью рентгеновского томографического сканера, в изображение органов и костей тела - в то же время суд Абеле отклонил более общее и абстрактное независимое требование к процессу графического отображения отклонений от их средних значений неопределенных данных, полученных неопределенным образом. Суд заявил, что такая разница между двумя исками имеет решающее значение для правомочности патента. Зависимый пункт формулы, в отличие от независимого пункта формулы, включал данные сигнала, представляющие материальные физические объекты, которые подвергались электронным манипуляциям для обеспечения экранного изображения физических объектов. Но процесс Билски не имел ничего общего с такой процедурой. Как и State Street , Билски использовал манипуляции с финансовыми данными.

Заявление Билски о методе было неприемлемо для патентования, потому что оно не «преобразовывало какой-либо предмет в другое состояние или вещь». Юридические обязательства (такие как опционы и фьючерсные контракты) и бизнес-риски «не могут пройти проверку, потому что они не являются физическими объектами или веществами и не являются репрезентативными для физических объектов или веществ». Более того, в той степени, в которой сигналы участвуют и преобразуются, они не являются «репрезентативными для какого-либо физического объекта или вещества». Соответственно, претензия Билски полностью провалила тест машины трансформации.

Совпадения и несогласия

Согласие судьи Дайка

Судья Дайк , к которому присоединился судья Линн , согласился с мнением большинства, поддерживающим отклонение PTO патента Билски, но также согласился с историческим анализом судьи Майера о том, что создатели Конституции намеревались исключить из действия патентной системы США "методы организации". человеческая деятельность, не связанная с производством, машинами или составами материи ". Поскольку метод Билски не прошел этот тест, на него не распространяется действие патента.

Несогласие судьи Майера

Судья Майер выразил несогласие, во-первых, на том основании, что мнение большинства явно не отменяло положения Стейт-стрит . Следует ли это делать - это вопрос, который суд попросил проинформировать о повторном аргументе. «Я бы ответил на этот вопрос решительным« да »». Затем он перешел к основной сути своего несогласия: патенты на бизнес-методы неконституционны, или патентный статут должен толковаться так, чтобы не распространяться на них, чтобы избежать неконституционности. Он утверждал:

Патентная система предназначена для защиты и продвижения достижений в области науки и техники, а не идей о том, как структурировать коммерческие сделки. Пункт 1 приложения. . . не имеет права на патентную защиту, потому что направлена ​​на способ ведения бизнеса. Предоставление патентной защиты бизнес-методам не имеет конституционной и законодательной поддержки, служит скорее препятствованию, чем продвижению инноваций, и узурпирует то, что по праву принадлежит общественному достоянию. State Street и AT&T должны быть отменены.

Указывая на Статут о монополиях и враждебное отношение общества к «одиозным монополиям», он пришел к выводу, что, когда Конгресс принял первый патентный статут (в формулировках, практически не изменившихся по сей день в отношении приемлемости патентов), Конгресс не хотел, чтобы система разрешить патенты на методы ведения торговли. Стейт-стрит была серьезной ошибкой. «До того, как State Street вела нас по ложному пути, этот суд справедливо пришел к выводу, что патенты были разработаны для защиты технологических инноваций, а не идей о том, как лучше всего вести бизнес».

Судья Майер также раскритиковал мнение большинства за то, что оно ничего не сделало для исправления недугов «патентной системы [которая] вышла из-под контроля», за уклонение от критических вопросов и за неспособность просвещать пользователей патентной системы в отношении

три самых острых вопроса в чащах патентоспособности: (1) постоянная жизнеспособность патентов на бизнес-методы, (2) что составляет достаточную физическую трансформацию или машинную реализацию, чтобы сделать процесс патентоспособным, и (3) степень, в которой компьютерное программное обеспечение и компьютерные процессы составляют предмет закона.

Несогласие судьи Рейдера

Судья Рейдер выразил несогласие на том основании, что большинство должно было «сказать одним предложением:« Поскольку Билски утверждает лишь абстрактную идею, этот суд подтверждает отклонение Правления ». Затем он жаловался, что вместо этого мнение большинства

распространяет вопросы, на которые нет ответа: какой формы или степени «трансформации» достаточно? Когда «представитель» физического объекта в достаточной степени связан с этим объектом, чтобы соответствовать тесту на преобразование? (Например, подходят ли только данные о показателях жизнедеятельности, полученные непосредственно от пациента, или можно использовать данные о населении, частично полученные на основе статистики и экстраполяции?) Какая связь с машиной является достаточной, чтобы задействовать компонент «или машина»? Требуются ли «особые» машины Benson, или компьютер общего назначения может претендовать на это? Что представляет собой «деятельность, не связанная с растворением»? Если процесс может соответствовать критериям отбора в качестве «машины», почему Закон «требует» ссылки на машину для «процесса», чтобы продемонстрировать право на участие?

Судья Рейдер выразил свою убежденность в том, что нет ничего плохого в патентах на методы ведения бизнеса или природных явлениях, если они утверждают, что «обеспечивают полезный, осязаемый и конкретный результат». По его мнению, критика LabCorp этого теста и патентов на бизнес-методы в целом упускает из виду потребности инноваций и предпринимательства 21 века.

Несогласие судьи Ньюмана

Судья Ньюман не согласился на том основании, что ВОМ должен был разрешить патент Билски. Это мнение в значительной степени представляет собой дебаты с согласием судьи Дайка о том, привели ли Статут монополий , прецеденты общего права и широко распространенная оппозиция «одиозным монополиям» к запрету на патенты на бизнес-методы в США. Судья Ньюман настаивает на том, что «[i] немыслимо, чтобы на этом фоне учредители, а также участники первых патентных статутов Соединенных Штатов в 1790 и 1793 годах, намеревались наложить субтитры для наложения ограничений на« процесс », теперь установленных этим судом. . "

Короче говоря, судья Ньюман считал, что нынешнее определение словесного процесса, используемое судом, прямо противоречит статуту, прецеденту и конституционному мандату на продвижение полезных искусств и науки. Поскольку решение суда может повлиять на тысячи уже выданных патентов, Ньюман предупредил о неопределенности в вопросе, имеющем право на получение патента, что препятствует инновациям.

Влияние

До решения Верховного суда по апелляции широко сообщалось, что решение Билски поставит под сомнение действительность многих уже выданных патентов на методы ведения бизнеса . Этот вопрос получил широкое освещение в мировых новостях и в целом положительно оценил судебное решение. Согласно Associated Press , это решение «может изменить способ защиты своей интеллектуальной собственности банками и высокотехнологичными компаниями». Более того, в результате этого решения, по данным The Washington Post и других, многие патенты на бизнес-методы, возможно, тысячи, теперь могут быть недействительными.

Последующие решения, принимаемый BPAI используются Bilski отклонить требования , связанные с более традиционными реализуемым компьютером изобретений . Четыре из пяти первоначальных отказов, основанных , например, на Билски , касались патентных заявок IBM, не относящихся к области бизнес-методов.

В январе 2009 года Билски и Варшава подали в Верховный суд США ходатайство о выдаче судебного приказа об отмене решения Федерального округа. Решение было предоставлено 1 июня 2009 г. (в конечном итоге это привело к решению Верховного суда по делу Билски против Каппоса ).

В марте 2009 года комиссия Федерального округа разделилась по поводу того, что держал Билски . В деле In re Ferguson мнение большинства (судья Гаджарса, к которому присоединился судья Майер) заявило, что Билски постановил, что «полезный, конкретный и ощутимый результат теста» «недостаточен для определения того, является ли заявка патентоспособной в соответствии с § 101», что он «неадекватен», и что « не следует больше полагаться на те части нашего мнения, которые мы высказывали в делах State Street и AT&T Corp. против Excel Communications, Inc., полагаясь на анализ« полезного, конкретного и осязаемого результата »». Кроме того, большинство Фергюсона заявило: «В деле Бильски этот суд также отклонил так называемый тест Фримана-Вальтера-Абеле, тест на« технологическое искусство »и тест на« физические шаги ». В своем особом мнении судья Ньюман не согласилась с мнением большинства как ошибочным «полным отказом от прецедента». Она настаивала на том, что Билски фактически частично покинул Стейт-стрит . Она утверждала, что Билски «признал, что тест State Street Bank был направлен на процессы, выполняемые компьютером», таким образом, отвечая тесту Билски », и указала на примечание 18 заключения Билски , в котором говорилось:« In State Street , как часто забывают. , мы направили претензию не к процессу, а к машине ».

В заключении районного суда, вынесенном в марте 2009 г., Бильски «задумался [ред], настал ли конец патентам на методы ведения бизнеса». Затем суд заметил:

Без четко отменяет State Street , то Bilski большинство сразило его основу. Это заставило одного несогласного, судью Ньюмана, написать, что Стейт-стрит «остается висеть», в то время как другой инакомыслящий, судья Майер, выразил «решительное« да »» отклонению Стейт-стрит ... Хотя большинство отказалось сказать об этом прямо. , Bilski» холдинг сек предлагает рискованное будущее для большинства патентов бизнеса - метода.

Суд пришел к выводу: «Возможно, последний звонок прозвенел для патентов на бизнес-методы, и их патентообладатели могут обнаружить, что они стали держателями пакетов ».

Хотя мнение Верховного суда по делу Билски против Каппоса , подтверждающее постановление, но ограничивающее сферу применения теста «машина или трансформация», в значительной степени заменило мнение Федерального округа Билски в качестве прецедента, тем не менее, большая часть существенного содержания большинства в Федеральном округе Это мнение повторяется и встречается в заключении Верховного суда Бильски, а затем и у Алисы . Статистические данные о признании недействительными в соответствии с § 101 показывают, что по состоянию на июнь 2015 года «уровень инвалидности в 73,1% в федеральных судах превращается в 70,2% (66 из 96) в районных судах и потрясающие 92,9% в федеральном округе ( 13 из 14) ". В то же время количество окончательных отклонений патентных притязаний на бизнес-метод перед PTO «взлетело до 90%».

Рекомендации

Внешние ссылки

Комментарий